«Патентный поверенный» №5, сентябрь-октябрь 2006, ст. 39-47.

Взыскание упущенной выгоды при нарушении прав патентообладателя
В.В.Иванов - начальник правового управления ОАО «Счетмаш» (г.Курск)

Автор рассматривает вопросы, связанные с возмещением убытков при нарушении охранных документов, основываясь на анализе судебной практики.

Патент гарантирует своему владельцу фактически монопольное использование изобретения. К сожалению, нередки случаи недобросовестной конкуренции, когда организация-нарушитель несанкционированно использует изобретение путем его реализации в производстве того или иного промышленного изделия без надлежаще оформленного согласия патентообладателя, то есть без заключения соответствующего лицензионного договора. Безусловно, такой недобросовестный конкурент, просто копируя промышленное устройство или техническое решение, не несет временных и экономических затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а экономя на лицензионных платежах, получает тем самым значительные преференции в конкуренции с добросовестным производителем.
Любое физическое или юридическое лицо, использующее изобретение с нарушением Патентного закона РФ, является нарушителем патента. По требованию патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено, а лицо, виновное в нарушении, обязано возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
Патентным законом установлено, что спор о нарушении исключительного права на изобретение рассматривается в судебном порядке. В соответствии с установленной подсудностью в случае, если сторонами в данном споре - патентообладатель (или лицензиат) и нарушитель исключительного права на изобретение - являются юридические лица (или предприниматель без образования юридического лица), то его рассмотрение относится к юрисдикции арбитражных судов.
Судебная практика показывает, что дела, связанные с нарушением патентных прав, характеризуются особой сложностью. Для организации, интеллектуальные права которой нарушены, выступающей истцом, условно можно выделить два ключевых момента, которые требуют разрешения в ходе судебного разбирательства:
доказать, что продукция ответчика действительно нарушает имеющийся у истца охранный документ;
обосновать размер убытков (упущенной выгоды).
Разрешение вопроса об использовании всех признаков, указанных в независимой формуле изобретения (либо эквивалентных им), в промышленном изделии, которое зачастую является достаточно сложным техническим устройством (штаммом микроорганизма, лекарственным средством и т.д.), требует специальных познаний. В последнее время практически по всем делам, связанным с нарушением патента, судами в соответствии со ст. 84 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) назначается патентоведческая (патентно-техническая) экспертиза. Представляется обоснованным, что без проведения данной экспертизы нельзя признать исследованными в полном объеме обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора по существу. Имеется достаточное число постановлений окружных арбитражных судов, в которых содержится указание на необходимость проведения судебной экспертизы. Приведем несколько примеров.
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, отменяя судебное решение, в своем постановлении от 6 декабря 1999 г. по делу № 1425 указал, что:
«Суд первой инстанции недостаточно исследовал обстоятельства, касающиеся того, каким способом изготавливался продукт «Бифилайф», и необоснованно отклонил ходатайство истца о проведении экспертизы, поскольку для правильного разрешения данного спора необходимы специальные познания в области микробиологии и патентоведения».
Федеральный арбитражный суд Московского округа в постановлении от 18 июня 2003 г. по делу № КГ-А40/3691- 03 определил:
«Учитывая, что спор касается сложной вычислительной техники, по мнению кассационной инстанции, для разрешения вопросов, имеющих существенное значение для рассмотрения данного спора, необходимы специальные познания. Однако вопрос о назначении экспертизы судом не обсуждался».
Аналогичные выводы содержатся также в постановлениях ФАС Центрального округа от 29 ноября 2001 г. по делу № А08-2547/01-10, ФАС Поволжского округа от 6 октября 2005 г. по делу № А55-14506/04-45 и в ряде других судебных актов.
Обязательность проведения судебной экспертизы не отменяет то обстоятельство, когда одна или сразу обе стороны по делу в качестве доказательства представляют суду заключение патентного поверенного (то есть лица, обладающего специальными познаниями) в подтверждение своей позиции, именуя его экспертным заключением. Нередки случаи, когда в деле имеются представленные сторонами прямо противоположные заключения патентных поверенных. При этом следует принимать во внимание, что АПК РФ содержит определенные требования к назначению судебной экспертизы, определяет права лиц, участвующих в деле, а именно:
кандидатура эксперта, круг и содержание вопросов, по которым проводится экспертиза, определяются судом (п. 2 ст. 82 АПК РФ);
лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц, заявлять отвод и давать объяснения эксперту (п. 3 ст. 82 АПК РФ);
лица, участвующие в деле, могут присутствовать при проведении экспертизы, не вмешиваясь вход экспертизы (п. 2 ст. 83 АПК РФ);
эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (п. 4 ст. 82 АПК РФ).
Безусловно, что представленное стороной суду заключение патентного поверенного (иного компетентного специалиста) не отвечает требованиям, изложенным в ст. 82, 83 АПК РФ и не может быть признано именно судебной экспертизой. Таким образом, заключение патентного поверенного является обычным письменным доказательством, которое подлежит оценке в совокупности с другими доказательствами, имеющимися в деле. Подтверждением данного вывода могут служить следующие примеры из судебной практики.
«Принимая в качестве доказательства акт экспертизы, проведенной ООО «Кифа-Патент» по заказу истца, и отклоняя в связи с этим ходатайства ответчика о назначении судебной экспертизы, суд не учел, что представленное истцом вышеуказанное доказательство не является заключением эксперта в том значении, какое придает ему АПК РФ, поскольку экспертиза ООО «Кифа-Патент» проводилась без соблюдения требований ст. 82, 84, 96 АПК РФ и не обеспечила соблюдения равных прав истца и ответчика при определении круга и содержания вопросов, поставленных перед экспертом.
Учитывая данное обстоятельство и то, что ответчики и в первой, и в апелляционной инстанциях оспаривали акт экспертизы, представленный истцом, отказ арбитражного суда в удовлетворении ходатайств ответчиков о назначении судебной экспертизы сделан с нарушением ст. 82 АПК РФ и противоречит принципу всестороннего, полного и объективного исследования доказательств, установленному ст. 71 АПК РФ» (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19 апреля 2005 г. по делу № Ф03-А51 /05-1 /635).
«В случае необходимости для устранения противоречий по экспертным оценкам, представленным сторонами, назначить судебную экспертизу» (постановление ФАС Поволжского округа от 21 марта 2002 г. по делу №А65-11707/01 - СГЗ-14).
Безусловно, проведение экспертизы - один из ключевых моментов судебного разбирательства. Несмотря на то, что
АПК РФ и установлено, что ни одно из доказательств не имеет для арбитражного суда заранее установленной силы и оценивается судом по своему внутреннему убеждению (ст. 71), и то, что заключение эксперта исследуется наряду с другими доказательствами по делу (ст. 86), на практике заключение эксперта рассматривается судом в качестве основного доказательства. В подавляющем большинстве случаев судебное решение выносится именно на основании и с учетом выводов, изложенных в заключении эксперта.
В этой связи особое значение приобретает выбор эксперта, которым с учетом ст. 55 АПК РФ является лицо, обладающее специальными познаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам. В соответствии со ст. 83 АПК РФ экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.
Согласно ответам управления судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации от 18 апреля 2003 г. № 13-318 и ГУ «Российский Федеральный центр судебной экспертизы» при Минюсте РФ от 29 апреля 2003 г. № 112/1, направленным автору настоящей статьи, в подведомственных им структурах патентоведчес- кая экспертиза не проводится. Таким образом, суд не обязан при выборе эксперта ориентироваться исключительно на государственные структуры, и стороны, участвующие в деле, используя предоставленные им права, как правило, предлагают суду те или иные кандидатуры экспертов.
В сложившейся судебной практике встречается назначение двух категорий экспертов:
патентных поверенных (постановление ФАС Поволжского округа от 15 апреля 2004 г. по делу № А55-9613/03-7);
специалистов Федерального института промышленной собственности (постановление ФАС Московского округа от 3 октября 2003 г. по делу № КГ-А40/ 7188-03).
На рассмотрение эксперта в большинстве случаев достаточно поставить один вопрос, который может быть сформулирован следующим образом: «Используется ли в изделии (наименование изделия) каждый признак изобретения (полезной модели), приведенный в патенте РФ (реквизиты и название патента), или признак эквивалентный ему?».
При получении положительного заключения эксперта истец-патентообладатель должен перейти ко второму этапу судебного разбирательства, а именно: обосновать размер убытков (упущенной выгоды), что также является достаточно сложным аспектом судебного разбирательства.
Возмещение убытков - общая мера гражданско-правовой ответственности, универсальный способ защиты гражданских прав. Очевидно, что законодатель не может, да и не должен устанавливать размер убытков или подходы к его определению для конкретных видов гражданско-правовых отношений. При нарушении патента будут действовать общие нормы об убытках, общие подходы к установлению их размера и составляющих.
В то же время убытки от нарушения патента имеют свои особенности. Объектом нарушения является не определенная вещь, а право весьма неопределенной стоимости. Убытки появляются в результате того, что нарушается монопольное положение патентообладателя. И прежде всего они включают упущенную выгоду от появления на рынке конкурента, нарушившего монополию патентообладателя. Естественно, возмещение таких убытков вызывает большие сложности на практике. Убытки нужно доказать в ходе состязательного процесса. Иначе они так и останутся экономической категорией, а не перейдут в меру ответственности нарушителя и не будут возмещены. Следовательно, суду необходимо представить обоснованные расчеты с подтверждением каждой цифры, четкие аргументы и достоверные доказательства.
Роспатент в своем ответе автору от 28 октября 2005 г. № 14/34-8621/23 указывает, что в соответствии с Положением о Роспатенте, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 299, к компетенции Роспатента не отнесено разъяснение вопросов о способах определения упущенной выгоды при нарушении патента. В соответствии со ст. 31 Патентного закона Российской Федерации споры о нарушении патента, в том числе определения размера убытков патентообладателя, отнесены к исключительной компетенции суда.
Вместе с тем в сложившейся судебной практике можно выделить три подхода к обоснованию размера убытков.

Взыскание упущенной
выгоды в размере полученной нарушителем патента прибыли

Правовым основанием является п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в соответствии с которым: «Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы».
Данный подход был реализован в деле № А35-1276/02-С11, рассмотренном Арбитражным судом Курской области. В ходе его было назначено проведение экспертизы, которая установила нарушение патента. Было также удовлетворено ходатайство истца об истребовании дополнительных доказательств, в связи с чем суд обязал ответчика представить сведения о количестве проданных технических изделий и цене их реализации. Во исполнение определения суда ответчиком была предоставлена требуемая информация с указанием как полученного дохода, так и прибыли от реализации спорного изделия. В заявленных требованиях истец настаивал именно на взыскании суммы полученного дохода, аргументируя свою позицию тем, что данный термин прямо указан в п. 2 ст. 15 ГК РФ, а также тем, что определение понятию «доход» дано в Налоговом кодексе Российской Федерации. Его ст. 249 относит к доходу всю выручку от реализации товаров. Таким образом, налоговым законодательством разделяются такие понятия, как доход и прибыль.
Однако следует отметить, что при производстве изделия изготовитель (как организация-патентообладатель, так и организация - нарушитель патента), безусловно, несли бы расходы, включаемые в себестоимость выпускаемой продукции (оплата комплектующих материалов, электроэнергии, заработная плата рабочим и т.д.). П. 11 совместного постановления Пленума ВАС РФ № 8 и ВС РФ № 6 от 1 июля 1996 г. определено, что: «Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено».
Действительно, взыскание всего полученного дохода, то есть без вычета расходов на изготовление изделия, явилось бы, на наш взгляд, неосновательным обогащением истца, так как при производстве продукции патентообладатель, во всяком случае, несет определенные расходы, входящие в ее себестоимость. Следует особо отметить, что при вынесении решения суд отклонил довод ответчика, что в соответствии со ст. 393 ГК РФ при определении упущенной выгоды учитываются принятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления. То есть ответчик настаивал на установлении причинно-следственной связи убытков истца и нарушения патента ответчиком в связи с уменьшением объема реализации (к примеру, если патентообладатель не смог реализовать свой товар контрагентам в связи с предложением нарушителем патента аналогичной продукции по меньшей цене). Однако данный довод был судом отклонен.
В решении по данному делу суд применил ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которой вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствии со ст. 15 ГК РФ с ответчика взыскана сумма полученных от реализации доходов, которую суд определил в размере равной полученной ответчиком прибыли от реализации контрафактного изделия (то есть доход за минусом себестоимости продукции).
Данный подход суда мотивирован тем, что довод истца, основанный на нормах Налогового кодекса РФ, не может быть принят во внимание. Ведь в соответствии с п. 3 ст. 11 и ст. 248 НК РФ понятие «доход» и порядок его исчисления используются в налоговом законодательстве исключительно для целей налогообложения. Данное судебное решение было оставлено в силе апелляционной и кассационной инстанцией. Заявление ответчика, направленное в ВАС РФ в порядке надзора, также было оставлено без удовлетворения. Таким образом, при определении размера «упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы» (п. 2 ст. 15 ГК РФ) судом взыскана сумма полученной нарушителем патента прибыли.
Очевидно, что основной трудностью в реализации такого подхода является определение размера реальной прибыли ответчика (нарушителя патента). Отрицательный момент в том, что при предоставлении данных сведений, предполагая отрицательную судебную перспективу, ответчик может представить фальсифицированные данные, занижающие размер прибыли. Перепроверить представленную им информацию ни суд, ни сторона по делу реальной возможности не имеют. Теоретически можно предположить проведение еще одной, на этот раз экономико-бухгалтерской экспертизы для получения независимых данных об экономических результатах производства и реализации контрафактной продукции. Однако автор не имеет информации о проведении данного вида экспертизы в рамках какого-либо патентного спора.
Кроме того, экономически справедливым для патентообладателя данный подход суда в определении упущенной выгоды будет в том случае, если стороны по делу имеют примерно одинаковую себестоимость продукции, в которой используется запатентованное изобретение. Реальным может быть случай, когда нарушитель патента, используя устаревшие методы производства, не занимаясь минимизацией издержек, имеет (в отличие от патентообладателя) минимальную рентабельность при продаже спорных изделий в размере, к примеру, 1 - 5% . Взыскание минимальной прибыли не покроет реальных убытков истца, которые при широком рынке распространения продукции (наличие большого числа покупателей) являются трудно доказуемыми. Обратный случай в сложившейся рентабельности производства (издержки нарушителя патента ниже, чем патентообладателя) может привести к неосновательному обогащению последнего.
Специфическим случаем является поставка спорного изделия как истцом, так и ответчиком одному эксклюзивному покупателю (например, на конвейер одного крупного сборочного производства). В таком случае организацию-по- купателя можно привлечь к участию в деле в качестве третьего лица и с ее помощью выяснить как реальный объем поставленной контрафактной продукции, так и сумму уплаченных за нее денежных средств. Однако организация-покупатель, использующая в своей производственной цепочке контрафактное комплектующее изделие, также является нарушителем патента и может в перспективе из третьего лица стать соответчиком (или даже единственным ответчиком), что, вероятно, отразится на степени открытости и добросовестности ее сотрудничества в ходе судебного разбирательства.

Взыскание упущенной выгоды в размере полученных нарушителем патента доходов

Крайним проявлением вышеизложенной проблемной ситуации с минимизацией размера полученной прибыли является предоставление ответчиком - нарушителем патента информации суду о том, что производство спорной продукции для него убыточно (то есть издержки на производство продукции превышают выручку от его продажи, формируя отрицательную прибыль).
Данный случай стал предметом рассмотрения Арбитражным судом Курской области по делу № А35-16644/04-С18. Ситуация по данному делу во многом аналогична рассмотренной выше. В ходе судебного разбирательства была проведена экспертиза, удовлетворено ходатайство истца об истребовании у ответчика сведений об объеме реализованной контрафактной продукции и полученной выручки. Существенным отличием явилось то, что в представленном суду расчете ответчик указал, что от реализации спорного изделия им получен убыток. В данном случае, определяя понятие дохода, суд в своем решении от 20 июня 2005 г. по вышеназванному делу также применил п. 2 ст. 15 ГК РФ, но на этот раз в его буквальной трактовке. Кроме того, он сослался на ст. 136 ГК РФ, в соответствии с которой доходом признаются поступления, которые вещь приносит, циркулируя в гражданском обороте. На данном основании суд с учетом ст. 15, 136 и 1064 ГК РФ взыскал с ответчика всю сумму полученного дохода (выручки) от реализации контрафактного изделия. Данное решение не явилось предметом рассмотрения в вышестоящих судебных инстанциях, так как стороны по делу на стадии рассмотрения апелляционной жалобы пришли к мировому соглашению.
Следует также отметить, что аналогичный подход был применен и при рассмотрении дела № А56-14463/02 в постановлении ФАС Дальневосточного округа. По данному делу от 19 апреля 2005 г. было, в частности, указано:
«В силу пункта 2 статьи 15 ГК РФ, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Поскольку в результате реализации прибора «овоскоп» ответчиком был получен доход в размере стоимости данного прибора, судом первой и апелляционной инстанций правомерно удовлетворено требование ООО «Альфа» о взыскании в равных долях его стоимости с ответчиков».
Однако такой подход, по мнению автора, также имеет определенный элемент экономической несправедливости, в связи с его несоответствием компенсационной сущности убытков, так как потерпевший обогатится за счет нарушителя на сумму издержек, которые бы он понес при производстве продукции.

Взыскание упущенной выгоды, исходя из процентов по лицензионному договору (роялти)

В последнее время в различных публикациях, посвященных данной теме, рассматривается возможность определения размера упущенной выгоды, исходя из процентов по лицензионному договору, который предположительно мог бы быть заключен. В основе лежит следующий подход: сумма, полученная патентообладателем при заключении лицензионного договора, и является его обоснованной упущенной выгодой.
В обоснование можно привести постановление Президиума ВАС РФ от 5 июля 2005 г. № 3578/05, в котором указывается: «В материалах дела имеется копия лицензионного договора, который заключен истцом с целью передачи неисключительного права на товарный знак. Ежегодный платеж пользователя по нему составляет 24 000 долларов США, или около 650 000 руб., или 6500 МРОТ. Аналогичная сумма может расцениваться как убытки истца в виде неполученных доходов».
Несмотря на то, что данное дело связано с нарушением исключительных прав на товарный знак, указанный подход на семинарах, проводимых ВАС РФ, предлагается распространить и на другие категории патентных споров.
Необходимо отметить, что зарубежные суды, которым подведомственны споры, связанные с нарушением патентных прав, также определяют убытки владельца патента как сумму платежей, которые нарушитель должен был бы произвести патентовладельцу, приобретя лицензию на право использования нарушенного патента. То есть убытки приравниваются к цене лицензии.
Сам же расчет убытков патентообладателя в виде упущенной выгоды от противоправного использования изобретения рядом авторов предлагается выполнять в соответствии с Методикой расчета стоимости лицензии, содержащей изобретения и ноухау, утвержденной В/О «Лицензинторг» по согласованию с главным управлением МВТ № 037-1/К 410 от 20 октября 1987 г., в связи с рекомендациями международной патентной практики, согласно которым сумма убытков приравнивается к цене лицензии.
Однако данная правовая конструкция представляется весьма спорной. В соответствии со ст. 421 ГК РФ юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Данной норме корреспондирует п. 3 ст. 10 Патентного закона, в соответствии с которым любое лицо вправе требовать от патентообладателя принудительного заключения лицензионного договора лишь в случае, если запатентованное изобретение недостаточно используется патентообладателем, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на рынке. Только в этом случае (если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование изобретения обусловлено уважительными причинами) суд принимает решение о предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления. При этом суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах.
В комментариях к Патентному закону Российской Федерации указано, что термины «уважительные причины» и «сравнимые обстоятельства» являются оценочными. Для того, чтобы получить принудительную лицензию, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением. Следует отметить, что прежняя редакция Патентного закона предусматривала административный порядок получения принудительной лицензии (необходимо было обратиться в Высшую патентную палату). Судебный порядок, несомненно, является более прогрессивным и в большей степени защищает права патентообладателя.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством патентообладатель вправе отказаться о заключения лицензионного договора, и понуждение к его заключению может быть произведено исключительно в судебном порядке на основании неиспользования (либо недостаточного использования) запатентованного изобретения в установленный п. 3 ст. 10 Патентного закона РФ период. Кроме того, даже при наличии данного обстоятельства остается актуальным вопрос о размере лицензионных платежей (роялти). На практике используются два критерия:
патентообладатель на момент возникновения спора уже заключил один или несколько лицензионных договоров по примерно одной цене. Этот размер вознаграждения, которое другие лица готовы уплачивать патентообладателю, и будет являться исходным значением для определения упущенной выгоды;
в случае, если аналогичных лицензионных договоров патентообладателем не заключалось, в качестве исходных данных принимаются литературные источники с указанными расчетными формулами.
В направленном в адрес автора ответе Роспатента от 24 октября 2005 г. № 14/34-8436/16 говорится: «На настоящий момент обязательные к применению нормативы по вопросу размера роялти отсутствуют. Окончательные размеры, формы и порядок уплаты лицензионных платежей устанавливаются переговорным путем на основе представленных экономических расчетов сторон. Авторские рекомендательные методические разработки по таким расчетам содержатся в журнальных публикациях и монографиях. По вопросу расчета цены лицензии и размера лицензионных платежей в качестве наиболее авторитетных авторов можно назвать следующих: Э. Я. Волынец-Руссет, В. И. Мухопад».
В принципе представляется возможным ссылаться в ходе судебного разбирательства на данные литературные нормативы как на обычаи делового оборота. Ст. 5 ГК РФ определено, что: «Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе».
Вместе с тем данный довод представляется весьма субъективным и, по мнению автора, не имеет достаточных оснований быть положенным в обоснование размера взысканной судом суммы упущенной выгоды. По крайней мере автору не встречались судебные акты, в которых в качестве обычая делового оборота признавались данные, изложенные в монографии или журнальной публикации, пусть даже и весьма авторитетного специалиста.
В качестве отрицания данного подхода можно сослаться на постановление ФАС Поволжского округа от 29 августа 2003 г. № А57-12714/01 -18: «Из заявленной ко взысканию упущенной выгоды, 25 млн. руб. истец предполагал получить стоимость лицензии на право производства выключателя со сроком действия 14 лет. Однако каких-либо доказательств указанной стоимости лицензии на такой период суду в нарушение ст. 65 АПК РФ представлено не было».
В постановлении ФАС Московского округа от 23 января 2003 г. по делу № КГ-А40/8953-02 указано: «Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.08. 2002 в удовлетворении иска отказано. При принятии решения суд исходил из недоказанности материалами дела наличия каких-либо нарушений прав истца как патентообладателя со стороны ответчика. Свое решение суд обосновывал тем, что в соответствии со ст. 421 ГК РФ юридические лица и граждане свободны в заключении договора. Стороны по делу не связаны договорными отношениями по использованию изобретения истца, в связи с чем никаких обязательств ответчика по принятию разработанных истцом усовершенствованных подшипников не имеется. Сумма, указанная истцом как убытки, не находится в какой-либо причинной связи с отказом ответчика применять подшипники истца. В связи с чем суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска».
По мнению автора, существенным отрицательным моментом при реализации данного подхода также является и то, что нарушитель не имеет экономических стимулов для соблюдения исключительных прав патентообладателя. Ведь даже при отрицательном для него судебном решении он рискует только той суммой, которую бы он и так заплатил при своем добросовестном поведении - своевременном заключении лицензионного договора. А с учетом того, что споры данной категории по объективным причинам рассматриваются достаточно длительный срок, нарушитель патента получает даже финансовые преференции за счет существенной отсрочки выплаты упущенной выгоды (в размере роялти при своевременном заключении лицензионного договора) за счет инфляционного обесценивания данной суммы за период судебного и исполнительного производства.
Из вышеизложенного следует, что в судебной практике имеют место различные подходы к правовому обоснованию размера убытков (упущенной выгоды) патентообладателя при нарушении его исключительных прав. Учитывая различные экономические аспекты конкретных судебных дел (убыточность производства контрафактного товара, заключение (незаключение) лицензионных договоров патентообладателем и т.д.), по мнению автора, целесообразной является более широкая научная дискуссия по затронутому вопросу, а как идеальный вариант - принятие соответствующего постановления Пленума ВАС РФ.