Научно-практический журнал «ИС. Промышленная собственность», №9, 2006, ст. 51-57.

Нарушение исключительных прав патентообладателя: некоторые аспекты судебной экспертизы

В. Иванов,
начальник Правового управления Курского ОАО «Счетмаш»
(г. Курск)

В настоящее время все большее распространение получают судебные споры, касающиеся охраны интеллектуальной собственности. Ряд авторов полагают, что со вступлением России во Всемирную торговую организацию в связи с усилением конкурентной борьбы резко обострятся имеющиеся в этой сфере проблемы, в том числе относящиеся к нарушению исключительных прав патентообладателя.
К сожалению, нередко приходится сталкиваться с фактами недобросовестной конкуренции, когда организация-нарушитель несанкционированно использует изобретения, реализуя их в производстве того или иного промышленного изделия без надлежащего оформленного согласия от организации-патентообладателя (т. е. без заключения соответствующего лицензионного договора). Такой недобросовестный конкурент, «копируя» промышленное устройство или техническое решение, не несет временные и денежные затраты на НИОКР либо, экономя на лицензионных платежах, получает значительное преимущество в конкурентной борьбе с добросовестным производителем.
Патентным законом РФ установлено, что спор о нарушении исключительного права на изобретение рассматривается в судебном порядке. В соответствии с установленной подсудностью в случае, если стороны в таком споре - патентообладатель (или лицензиат) и нарушитель исключительного права на изобретение - являются юридическими лицами (или предпринимателями, зарегистрированными без образования юридического лица), рассмотрение данного спора относится к юрисдикции арбитражных судов.
Дела, связанные с нарушением патентных прав, характеризуются особой сложностью. Выступающей истцом организации, интеллектуальные права которой нарушены, в ходе судебного разбирательства необходимо прежде всего доказать, что продукция ответчика действительно нарушает имеющийся у него охранный документ, а также обосновать размер понесенных убытков (упущенной выгоды).
Рассмотрим некоторые возникающие вопросы, связанные с проведением судебной экспертизы при нарушении (несанкционированном использовании) охранных документов.
Разрешение вопроса об использовании всех признаков, указанных в независимой формуле изобретения либо эквивалентных им в промышленном изделии, которое зачастую представляет собой достаточно сложное техническое устройство, требует специальных знаний. В последнее время практически по всем делам, связанным с нарушением патента судами, в соответствии со ст. 84 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) назначается патентоведческая (патентно-техническая) экспертиза. Без проведения такой экспертизы нельзя признавать исследованными в полном объеме обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора по существу. Имеется достаточное количество постановлений окружных арбитражных судов, в которых содержится указание на необходимость проведения судебной экспертизы. Например, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, отменяя судебное решение, в своем постановлении от 06.12.1999 г. по делу № 1425 указал, что «суд первой инстанции недостаточно исследовал обстоятельства, касающиеся того, каким способом изготавливался продукт «Бифилайф», и необоснованно отклонил ходатайство истца о проведении экспертизы, поскольку для правильного разрешения данного спора необходимы специальные познания в области микробиологии и патентоведения».
Федеральный арбитражный суд Московского округа в своем постановлении от 18.06.2003 г. по делу № КГ-А40/3691-03 определил следующее: «Учитывая, что спор касается сложной вычислительной техники, по мнению кассационной инстанции, для разрешения вопросов, имеющих существенное значение для рассмотрения данного спора, необходимы специальные познания. Однако вопрос о назначении экспертизы судом не обсуждался».
Обязательность проведения судебной экспертизы не отменяет то обстоятельство, когда одна или обе стороны по делу в качестве доказательства представляют суду заключение патентного поверенного (т. е. лица, обладающего специальными знаниями) в подтверждение своей позиции, именуя его «экспертным заключением». Нередки случаи, когда в деле имеются представленные сторонами прямо противоположные заключения патентных поверенных. Поэтому следует принимать во внимание, что АПК РФ определяет требования к назначению судебной экспертизы, а также права лиц, участвующих в деле, а именно:
-	 кандидатура эксперта, круг и содержание вопросов, по которым проводится экспертиза, определяются судом (п. 2 ст. 82 АПК РФ);
-	 лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц, заявлять отвод эксперту, давать ему объяснения (п. 3 ст. 82 АПК РФ);
-	 лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при проведении экспертизы, не вмешиваясь в ее ход (п. 2 ст. 83 АПК РФ);
-	 эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (п. 4 ст. 82 АПК РФ).
Очевидно, представляемое стороной суду заключение патентного поверенного (или иного компетентного специалиста) не отвечает требованиям, изложенным в ст. 82, 83 АПК РФ, и не может быть признано именно судебной экспертизой. Заключение патентного поверенного является обычным доказательством, которое подлежит оценке в совокупности с другими доказательствами, имеющимися в деле. В качестве подтверждения данного вывода могут служить следующие выдержки из судебных решений:
«Принимая в качестве доказательства акт экспертизы, проведенной ООО «Кифа-Патент» по заказу истца, и отклоняя в связи с этим ходатайства ответчика о назначении судебной экспертизы, суд не учел, что представленное истцом вышеуказанное доказательство не является заключением эксперта в том значении, какое придает ему АПК РФ, поскольку экспертиза ООО «Кифа-Патент» проводилась без соблюдения требований ст. 82, 84, 96 АПК РФ и не обеспечила соблюдения равных прав истца и ответчика при определении круга и содержания вопросов, поставленных перед экспертом.
Учитывая данное обстоятельство и то, что ответчики и в первой и в апелляционной инстанциях оспаривали акт экспертизы, представленный истцом, отказ арбитражного суда в удовлетворении ходатайств ответчиков о назначении судебной экспертизы сделан с нарушением ст. 82 АПК РФ и противоречит принципу всестороннего, полного и объективного исследования доказательств, установленному ст. 71 АПК РФ» (постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.04.2005 г. по делу № Ф03-А51/ 05-1/635).
«В случае необходимости для устранения противоречий по экспертным оценкам, представленным сторонами, следует назначить судебную экспертизу» (постановление ФАС Поволжского округа от 21.03.2002 г. по делу № А65-11707/01-СПЗ-14).
Итак, проведение экспертизы - это один из ключевых моментов судебного разбирательства. Хотя в АПК РФ установлено, что ни одно из доказательств не имеет для арбитражного суда заранее установленной силы, они оцениваются судом по своему внутреннему убеждению (ст. 71 АПК РФ), и заключение эксперта исследуется наряду с другими доказательствами по делу (ст. 86 АПК РФ). Как показывает практика, судьи относятся к заключениям экспертов с особым уважением при их оценке среди других доказательств. Это объясняется тем, что суды нередко исследуют такие факты, сведения о которых могут быть получены только в результате специального исследования - экспертизы. То есть они могут быть подтверждены (или опровергнуты) лишь специальными познаниями в области науки, техники и т. д. Таким образом, заключение эксперта рассматривается судом в качестве основного доказательства, и в большинстве случаев судебное решение выносится на основании и с учетом выводов, изложенных в заключении эксперта.
В связи с этим особое значение приобретает выбор эксперта, которым с учетом ст. 55 АПК РФ является лицо, обладающее специальными знаниями по вопросам, касающимся рассматриваемого дела. В соответствии со ст. 83 АПК РФ экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебноэкспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.
Согласно ответам Управления судебно-экспертных учреждений Минюста России от 18.04.2003 г. № 13-318 и ГУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы» при Минюсте России от 29.04.2003 г. № 112/1, направленным автору настоящей статьи, в подведомственных им структурах патентоведческая экспертиза не проводится. Следовательно, к данной экспертизе, осуществлямой негосударственными судебно-экспертными учреждениями, которые являются специализированными учреждениями федеральных органов исполнительной власти, не применяются положения Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ. В качестве предложения можно высказать пожелание Минюсту России, чтобы оно, учитывая рост количества патентных споров, рассмотрело вопрос о создании в государственных судебно-экспертных учреждениях (на территории Курской области - ГУ «Лаборатория судебных экспертиз») отделов, занимающихся проведением патентовед- ческих экспертиз.
Таким образом, в настоящее время суд не обязан при выборе эксперта ориентироваться исключительно на государственные структуры. Стороны, участвующие в деле, используя предоставленные им права, как правило, предлагают суду те или иные кандидатуры экспертов (не следует забывать и о вероятности попыток с той или иной стороны «пролоббировать» назначение «дружественного» себе эксперта, от заключения которого может практически полностью зависеть исход судебного спора).
В сложившейся судебной практике по делам, связанным с патентными правоотношениями, как правило, назначаются эксперты двух категорий:
-	 патентные поверенные (постановление ФАС Поволжского округа от 15.04.2004 г. по делу № А55-9613/ 03-7);
-	 специалисты Федерального института промышленной собственности (постановление Высшего арбитражного суда Российской Федерации (ВАС РФ) от 02.03.2004 г. № 1489/03, постановление ФАС Московского округа от 03.10.2003 г. по делу № КГ-А40/ 188-03).
Место работы - государственная или частная структура - конечно, само по себе - не показатель компетентности специалиста. Однако, если принять во внимание, что в соответствии с приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) от 31.03.2005 г. № 44 утверждена квалификационная комиссия для аттестации патентных поверенных в составе 25 сотрудников Федерального института промышленной собственности (ФГУ «ФИПС»), Роспатента, Палаты по патентным спорам и Российского государственного института интеллектуальной собственности, то можно считать, что экзаменаторы компетентнее экзаменуемых. Следовательно, сотрудники ФГУ «ФИПС» - более предпочтительные кандидаты в эксперты по сравнению с патентными поверенными.
В письме ВАС РФ от 14.05.1998 г. № С5-7/УЗ-343 рекомендуется также проведение патентоведческой экспертизы в ФГУ «ФИПС». Именно такая практика привлечения в качестве экспертов специалистов этого института сложилась в Арбитражном суде Курской области. В соответствии с Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ФГУ «ФИПС» создан с целью «осуществления работ... в сфере правовой охраны изобретений и проведения экспертизы заявок на объекты интеллектуальной собственности». Таким образом, специалисты данного института обладают специальным знаниями в области патентоведения.
Перед вынесением вопроса на рассмотрение суда заинтересованная сторона по делу как правило, направляет в ФГУ «ФИПС» запрос о представлении кандидатур экспертов, компетентных в соответствующей области техники, и ее оценке. Как правило, в ответе директор института указывает несколько кандидатур на роль эксперта, т. е. кандидатуры эксперта предлагаются не самой стороной по делу. Это дает основания полагать, что назначенный судом из рекомендованного перечня эксперт не будет «аффинированным» той или другой стороной по делу. Аналогичная рекомендация изложена в письме заместителя Председателя Верховного суда Российской Федерации В.М. Жуйкова от 21.05.1998 г. № 583-5/общ., в котором в целях выработки единого подхода к назначению экспертов по делам, связанным с нарушением исключительных прав, полагается целесообразным в случае возникновения необходимости в проведении экспертизы направлять запросы в Роспатент и ФГУ «ФИПС» с просьбой рекомендовать специалистов, которые могут быть привлечены в качестве экспертов для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов.
После получения ответа суд с участием сторон обсуждает предложенные кандидатуры, а также вопросы, которые должны быть разъяснены экспертом. Проведение экспертизы специалистом государственного учреждения, которую ему поручил провести суд, конечно, не гарантирует его непредвзятость, но, по мнению автора, все же служит большей гарантией его независимости и объективности.
Привлечение в качестве экспертов специалистов ФГУ «ФИПС» практикуется не только арбитражными судами, но и судами общей юрисдикции (дело №33-1231-2002 рассмотрено Курским областным судом) и антимонопольными управлениями (дело №02/15-2002, рассмотрено Курским территориальным управлением Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства РФ). При рассмотрении этого дела Курский областной суд дал оценку типичному аргументу против привлечения в качестве эксперта сотрудника ФГУ «ФИПС». Этот аргумент основывался на том, что выводы института, которому поручено проведение экспертизы, не могут быть независимыми, так как работники ФГУ «ФИПС» занимались делопроизводством по направленной стороной по делу заявке на изобретение, использование которой оспаривается. Отклоняя данный довод, суд, в частности, указал на следующее: экспертные учреждения или эксперты назначаются судом с учетом мнения лиц, участвующих в деле. Основания для отвода эксперта указаны в законе. Доводы жалобы не могут служить основанием к отмене определения, поскольку в законодательстве в качестве таковых не предусмотрены.
Проведение судебных экспертиз прямо не указанно в Уставе ФГУ «ФИПС» как вид его деятельности, поэтому они осуществляются исключительно на основании определения суда на платной основе. На рассмотрение эксперта в большинстве случаев достаточно поставить один вопрос, который может быть сформулирован следующим образом: «Используется ли в изделии (наименование изделия) каждый признак изобретения (полезной модели), приведенный в патенте РФ (реквизиты и название патента), или признак, эквивалентный ему?».
При получении положительного заключения эксперта истец-патентообладатель переходит ко второму этапу судебного разбирательства, а именно - к обоснованию размера убытков (упущенной выгоды). Этот достаточно сложный аспект судебного разбирательства заслуживает отдельной публикации.